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借势营销引发驰名商标之争
上海高院：要给予商标与其知名度相匹配的保护力度
驰名商标是为相关公众广为知晓的商标，它不仅可以起到商标的识别作用制止混淆，还能发挥表彰功能制止一定程度的联想，从而具备巨大的商业价值。驰名商标的形成需要较长的培育过程，在此期间，为防止被抢注等风险，部分商标权利人通常还会申请注册防御商标，试图从源头上阻止不法行为。然而，商标侵权行为无孔不入，一旦发生纠纷，防御商标救济作用有限。这种情况下，企业能否主张认定主商标为驰名商标，获得更强的跨类保护？
近日，上海市高级人民法院审结一起侵害商标权纠纷案，认定原告拥有防御商标并不影响其主张认定主商标为驰名商标，并根据在案证据，判决被告实施的非原样使用其注册商标行为构成侵权。该案判决有利于贯彻落实“权利保护”原则，给予商标与其知名度相匹配的保护力度，对推动商标品牌建设、促进经济高质量发展具有积极意义。
案例纵览：钉钉商标被“搭便车”
2015年，某高新科技集团推出一款企业级智能移动办公平台——钉钉。某科技公司（以下简称科技公司）和某信息公司（以下简称信息公司）是研发并提供钉钉产品和服务的主体。其间，该高新科技集团分别申请注册了第42类软件运营服务等类别“钉钉”商标（以下简称第42类“钉钉”文字商标）、第42类软件运营服务等类别翅膀图形商标（以下简称第42类翅膀图形商标），注册公告日期分别为2015年8月14日、2017年12月21日。
科技公司和信息公司经授权，享有前述两类注册商标的使用权。经过长期使用和推广，第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标逐渐在国内享有较高知名度。
2016年9月12日，该高新科技集团又申请注册了第43类餐厅等类别翅膀图形商标（以下简称第43类翅膀图形商标），注册公告日期为2018年5月7日。科技公司和信息公司经授权，享有该商标使用权，并与从事相关餐饮服务的企业合作，为他们提供钉钉软件等产品或服务。
原告注册的第42类翅膀图形商标
2016年12月28日，某餐饮集团创始人、某品牌公司董事长贺某从案外人处受让了第43类餐饮服务等类别、第29类食品产品等类别“钉钉冒菜”文字商标，两商标的申请注册日为2015年11月19日。
2017年3月，该餐饮集团孵化的首家项目子公司——某餐饮公司（以下简称餐饮公司）成立，在招商手册中载明“钉钉冒菜”图文组合标识为其经营的一家品牌公司的标识，并印有该品牌公司字样。
2020年9月，钉某某冒菜店成立，经营者为贺某，亦在店铺招牌、宣传展板、点餐牌、室外立式海报以及某外卖平台线上店铺等上使用了“钉钉冒菜”图文组合标识。
被告图标
而在使用“钉钉冒菜”注册商标过程中，餐饮公司、钉某某冒菜店实施了大量非原样使用行为。比如，使用了相关“钉钉”文字和翅膀图形的组合标识，或单独使用翅膀图形标识；改变“钉钉冒菜”的字体并对其进行拆分，横向突出放大“钉钉”二字，并缩小“冒菜”二字竖向排列在“钉钉”的右侧；在线上店铺的菜单中也大量使用“钉钉﹢食品名称”的文字组合，如“钉钉—午餐肉”等。
科技公司和信息公司发现后认为，第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标，经过长期的使用和推广，在国内已为相关公众广泛知晓并具有较高的知名度和影响力，属于驰名商标。某品牌公司、餐饮公司、钉某某冒菜店、贺某、外卖平台运营商的行为破坏了前述商标与软件运营服务之间的直接密切联系，减弱前述商标的显著性，构成商标侵权。故起诉到上海HOME-欧陆法院，请求判决五被告停止侵权、公开消除影响、赔偿损失300万元。
两原告还提交了营业执照、商标文件、推广报道等证据。证据显示网名为“热血小曾”的用户曾在钉某某冒菜店线上店铺发布评价称，“钉钉不止可以办公还可以吃冒菜，这边新开了一家钉钉冒菜店”。被告贺某曾与设计公司签订设计方案，也载明要“借势营销”“利用品牌名所具备的市场背书，迅速打造知名度”等。
鉴于该案涉及驰名商标的认定、案情较为复杂、对于同类案件具有普遍法律适用的指导意义，2021年12月，上海高院作出民事裁定书，对案件予以提级管辖。
“认驰必要性”引争议
“权利人已注册防御商标，本案缺乏认定驰名商标的必要性。”庭审中，原、被告围绕“认驰必要性”等问题展开了激烈交锋。原来，我国法律法规针对已注册的驰名商标，给予跨类保护，即可以禁止他人在不相同或者不相类似的商品及服务上注册使用。然而，本案中，原告已经享有第43类翅膀图形商标，即防御商标，可将其作为权利基础进行商标维权。
在这种情况下，是否还有必要认定驰名商标、寻求跨类保护？五被告认为，没有必要认定第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标为驰名商标。即使认定驰名商标，也应以被告“钉钉冒菜”商标申请注册日，即2015年11月19日作为时间节点。原告目前的证据不足以证明第42类“钉钉”文字及翅膀图形商标在2015年11月19日之前已经构成驰名商标。
同时，五被告还提出，被告贺某享有“钉钉冒菜”的商标权，核准使用服务项目包括餐饮。因此，他们在餐馆、餐厅服务及宣传餐馆服务上使用“钉钉冒菜”标识属于合法使用。被控侵权翅膀图形标识是其独立创作而来，与原告权利商标不相同也不近似，被告的行为不构成侵权。
“虽然原告享有防御商标，但在同时拥有多类别注册商标的情况下，有权根据诉讼策略、侵权情况，选择主张某一商标作为权利基础。”两原告则坚持要求认定第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标为驰名商标。两原告表示，在商标侵权纠纷案件中，防御商标的事后救济作用较�。苣严裾Ｊ褂玫淖⒉嵘瘫暌谎竦孟嘤Φ谋；�。
原告所享有的防御商标不是个案认定驰名商标与否的考量因素。上海高院审理后认为，原告提交了大量证据，足以证明第42类“钉钉”文字商标和翅膀图形商标在被告使用之时已经驰名。被告在第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上非原样注册商标使用行为，足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，减弱了涉案驰名商标的显著性，不正当利用了该驰名商标的市场声誉，致使原告利益受损，侵犯了原告驰名商标的商标权利。
但是，没有证据表明，在被告“钉钉冒菜”商标申请注册之时，即2015年11月19日，原告第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标构成驰名商标。因此，被告可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告涉案商标的侵犯。
当然，在原告涉案商标业已驰名的情况下，被告应当依法严格规范使用其“钉钉冒菜”注册商标，对其注册商标的使用负有更高注意义务，不得进行所谓“借势营销”，不得突出或者单独使用“钉钉”，更不得对其“钉钉冒菜”注册商标进行变造拆分使用。被告外卖平台运营商收到诉状后及时履行了“通知删除”义务，已尽平台注意义务，无需承担责任。
综上，上海高院一审判决被告某品牌公司、餐饮公司、钉某某冒菜店、贺某停止侵害并公开消除影响，餐饮公司、贺某连带赔偿50万元，某品牌公司、钉某某冒菜店对其中部分承担连带赔偿责任。本案一审判决后，各方当事人均未提起上诉，一审判决已发生法律效力。
裁判解析：给予商标与知名度相匹配的保护
原告在第43类注册的防御商标是否会影响对第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标驰名的认定？上海高院审理后认为，应结合以下四方面予以综合考虑。
一是关于驰名商标保护的立法初衷。驰名商标制度的立法目的是给予商标与其知名度相匹配的保护力度。由于驰名商标凝结了更高的商誉，具有更强的识别性，承载了权利人为维护品牌价值而付出的更多劳动，故基于驰名商标可获得的保护，较之普通商标或企业名称权益而言，在禁用效力可及的范围、损害赔偿金额大小等方面存在明显差异。倘若仅仅因为商标权人出于防御目的在其他类别上注册商标，而禁止其选择以持续使用的、高知名度的主商标提起诉讼，这既不符合法律逻辑，也与法律保护驰名商标的初衷背道而驰。
二是关于民事权利处分的商业实践。根据民事诉讼法的处分原则，当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利。所以，发生商标侵权纠纷时，可以允许商标权人选择对其最为有利的商标作为诉讼的权利基础。
三是关于原告受损法益的承载对象。本案中，由于原告的主营业务集中于第42类软件运营服务，对第42类文字及翅膀图形注册商标投入的宣传、经营成本也最高，在侵权行为发生时，受损失的法益都集中于持续使用、高知名度的第42类注册商标，而非较少使用、低知名度的第43类翅膀图形商标。从损害填补的角度来看，也有必要对第42类文字和翅膀图形商标是否驰名进行审查。
四是关于被告侵权行为的样态表现。本案中，尽管原告在第43类已注册有翅膀图形商标，但被诉侵权行为不止发生于第43类餐饮服务，还发生于第35类商业运营服务以及第29类食品产品上。即便原告基于第43类注册商标进行维权，其效果也不能及于其他类别，仍然需要通过认定驰名商标寻求跨类保护。
结合这些因素，上海高院认为，原告享有第43类翅膀图形注册商标并不影响其主张认定第42类“钉钉”文字及翅膀图形注册商标为驰名商标，本案仍有必要对是否构成驰名商标进行审查。需要注意的是，商标被认定驰名后可以获得跨类保护，但跨类保护并不等于全类保护。
本案中，钉钉办公软件在其线上平台开设订餐入口，各类餐饮APP借此上线了海量餐厅，可见办公软件的使用者天然就是餐饮服务的接受者。被告在设计方案中载明要“借势营销”等，也从侧面说明了其作为餐饮服务从业者对办公软件使用者进行餐饮服务消费的关注和洞察。而“钉钉”为多家知名餐饮类企业客户提供钉钉软件等产品或服务，使得钉钉办公软件的使用者与提供餐饮服务的经营者存在较多直接重合。
一系列证据都证明，涉案驰名商标与被诉商标的商品或服务之间具有较强的关联程度，可以获得第35类商业经营服务、第43类餐饮服务和第29类食品产品上的跨类保护。另外，本案被诉侵权行为既包括被告对“钉钉冒菜”文字商标的原样使用行为，也包括被告将“钉钉”搭配翅膀图形等非原样使用行为。虽然被告的非原样使用行为致使原告利益受损，侵犯了原告驰名商标的商标权利，但根据驰名商标司法解释的规定，被告提出注册申请时，若原告的商标并不驰名，被告可继续使用该商标。
本案中，被诉商标申请注册于2015年11月19日，当时第42类“钉钉”文字和翅膀图形商标尚未达到驰名程度，故被告可在其注册商标专用权范围内继续合法使用被诉“钉钉冒菜”商标，不构成对原告驰名商标的侵犯。
专家点评：构建合法有效的驰名商标保护体系
华东政法大学教授、博士生导师 王迁
驰名商标是市场经济的重要产物，可以带来巨大的经济价值，成为生产者、经营者持续培育和经营的目标。所以如何对驰名商标进行保护，也成为了各国商标保护体系中需要关心的问题。目前，我国针对已注册的驰名商标建立了跨类保护制度。
但由于法律救济的事后性，许多驰名商标权利人通过在其无意立即使用商标的商品或服务上注册商标（即所谓防御商标），希望在源头上阻止他人抢注商标、攀附信誉。然而，我国商标法并没有关于防御商标的明确规定，任何注册商标连续三年无正当理由不使用的，他人都可以申请撤销。
此外，即使防御商标的注册人以他人未经许可在相同商品上使用相同的防御商标为由提起侵权诉讼，在他人提出三年不使用不赔偿抗辩的情况下，由于注册人往往无法举证证明此前三年其曾经使用过注册商标，也不能证明因他人对防御商标的侵权行为造成了其他损失，至多也只能获得对方停止侵权的判决结果，无法获得赔偿。
在这样的背景下，上海高院通过司法裁判表明，权利人享有防御商标并不影响其主张认定主商标为驰名商标，具有重要的理论和实践意义。
一是明确了驰名商标司法保护的价值导向。驰名商标的认定，不应以在涉案商品或服务上是否存在同一权利人注册的防御商标为决定因素，而应坚持“权利保护”原则，给予商标与其知名度相匹配的保护力度。本案中，在原告注册有防御商标的情况下，上海高院支持了其认定驰名商标、寻求跨类保护的诉请，有利于实现对商标的有效保护和全面保护，激励企业加大驰名商标培育力度。
二是为企业开展驰名商标维权创新了路径。驰名商标凝聚了更高的商誉，需要经过长期的积累。在此过程中，如何既能减少商标被抢注、商誉被攀附的风险，又能在受到侵害时获得更强的保护？本案判决支持了企业在注册防御商标后，通过认定主商标驰名进行维权的做法，对企业开展维权并获得充分救济，提供了有力保障。
三是明确了驰名商标适当保护的界限。驰名商标可以获得跨类保护，但跨类保护并非全类保护。本案判决不仅明确了驰名商标跨类保护的范围，而且在分析被告行为时没有“全盘否定”，而是对其原样使用被诉侵权商标、非原样使用被诉侵权商标分类施策，兼顾了打击商标“搭便车”行为与促进商标的合法使用，有助于营造诚实信用的商标注册和使用环境。
