服务之窗
联系方式2016年，备受瞩目的上海迪士尼乐园即将开园。圣诞和新年将至，上海已开始为迎接迪士尼开园预热，位于浦东陆家嘴的某商场举办了“米奇和朋友们圣诞璀璨星光旅程”展览，赚足眼球。
事实上，迪士尼的商标保卫战早已打响。2015年10月19日，国家工商总局下发《关于开展保护“迪士尼”注册商标专用权专项行动的通知》，决定在全国开展迪士尼商标保护行动。上海市工商部门为全力推进迪士尼商标保护工作，制定了具体的实施意见，并明确了四大工作目标：一是迪士尼权利人的重点商标、重点商品和服务得到全面保护，二是主要区域和环节侵犯迪士尼注册商标专用权行为得到有效遏制，三是基本杜绝在主要互联网平台上大规模出现侵犯迪士尼注册商标专用权行为，四是逐步完善跨部门、跨区域保护迪士尼注册商标专用权的协同联动保护机制。
本版今日刊发的这篇案例分析文章，选自上海市工商部门查处的一起侵犯迪士尼商标专用权的典型案例，作者对此案查办过程中出现的难点及存在的争议予以剖析，希望对全国工商系统目前正在开展的保护迪士尼注册商标专用权专项行动有所裨益。
案情
2015年6月中旬，迪士尼商标注册人委托某代理公司向上海市工商局检查总队投诉，举报维也纳酒店(迪士尼店)在招牌、官网等媒介上加入“迪士尼”字样作为名称开展经营活动。迪士尼商标注册人认为，维也纳酒店使用“迪士尼”字样的行为会对消费者造成混淆，损害迪士尼商标的商誉，侵犯迪士尼注册商标专用权。
接到举报后，办案人员随即展开调查，发现在浦东新区范围内有5家维也纳酒店在名称中使用“迪士尼”字样。为明确上述酒店的具体位置和违法情况，办案人员实地排查，发现有使用“迪士尼”“迪士尼乐园”“迪士尼大道”字样等多种情况，同时发现上述酒店在招牌、酒店官方网站、第三方网站、电子显示屏等媒介上以“迪士尼”字样发布信息。
经查，维也纳酒店系连锁加盟酒店，由物业的业主方委托维也纳国际酒店管理有限公司经营管理(下称维也纳公司)。维也纳公司接受委托后授权业主方使用维也纳品牌并派驻管理团队负责酒店的经营管理，向业主方承诺一定的客房入住率。维也纳公司则向业主方收取加盟费、品牌使用费、管理团队薪金等费用。
自2015年起，上述酒店的店长为提高入住率，分别向维也纳公司提出申请并获得批准，在酒店名称中加入“迪士尼”字样，以维也纳酒店迪士尼店、维也纳酒店周浦迪士尼乐园店等名称开展经营。
经调查取证，执法机关依据《商标法》第五十七条第(二)项于11月下旬对维也纳公司作出�？�10万元的行政处罚，对上述酒店的业主方作出责令整改的行政处罚。目前此案�？钜呀赡傻轿�。
争议
(一)法律适用
在案件办理过程中，办案人员对此案应适用《商标法》还是《反不正当竞争法》产生不同意见。
认为应适用《反不正当竞争法》的主要理由是：维也纳公司在宣传时使用“迪士尼”字样是对自己旗下酒店位置的虚假表示，消费者在选择酒店时会产生维也纳酒店在迪士尼乐园附近的错误理解，酒店可以吸引更多消费者入�。诰赫谢竦糜攀疲粲凇斗床徽本赫ā返诰盘豕娑ǖ牟徽本赫形�。
认为应适用《商标法》的理由是：1.选择适用《商标法》还是《反不正当竞争法》应考虑当事人的主观故意及�：蠊Ｎ材晒窘胨俗⒉嵘瘫晗嗤纳瘫晔褂迷谕喾裆希馐恰渡瘫攴ā访魅方沟男形�2.维也纳公司的行为暗示其酒店与迪士尼乐园在地理位置上存在联系，容易造成混淆误认，使消费者以为维也纳公司的酒店在迪士尼乐园附近。3.维也纳公司的行为暗示其与迪士尼乐园的投资主体存在关联。商标的作用是区分商品或服务的来源，维也纳公司使用迪士尼注册商标作为酒店名称的一部分，存在使消费者对服务来源产生混淆的可能性。从主观来看，维也纳公司是为了攀附迪士尼商标的声誉以提高自身知名度，从主观故意到�：蠊挤稀渡瘫攴ā饭娑ǖ那秩ㄐ形�。
(二)是否合理使用
在案件办理过程中，有人提出，迪士尼乐园作为这一区域内知名度最高的项目，已成为该区域的通用地名。根据《商标法》第五十九条第一款“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的规定，维也纳公司在酒店名称中使用“迪士尼”字样是表示地理位置，可视为商标的指示性合理使用。
办案机构认为上述行为不构成商标的合理使用。结合《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，办案机构认为，商标的合理使用应当遵循以下原则：
1.善意原则。在使用他人注册商标时不能作为自己的商标使用，不能带有搭便车、诋毁竞争对手的目的和行为。在本案中，维也纳公司将“迪士尼”字样加入酒店名称中的行为，已构成商标意义上的使用。
2.必要原则。使用他人注册商标应有充分正当理由，应用于说明或描述自己的产品，例如表明产品特点或其他特征。在本案中，维也纳公司的酒店实际位于康桥、惠南等地，且在名称中已表明地名，并无使用“迪士尼”字样的必要性。
3.合理原则。使用他人注册商标应具备合理性，不能使消费者对商品或服务来源产生混淆，误认为购买的是商标注册人生产的商品或提供的服务。对酒店等服务企业来说，在对外宣传、开展经营时，酒店名称发挥的作用就是表明主体身份，是区别不同服务提供者的关键因素。对消费者来说，酒店名称也是选择相关服务时首要的参考因素。在本案中，办案人员通过走访地名办公室等机构得知，“迪士尼”“迪士尼乐园”并非经法律确认的地名，涉案酒店在名称中使用上述文字实质是暗示自己与迪士尼公司存在某种特定的商业联系，会使消费者误认为维也纳酒店是经过迪士尼公司认证或授权的。维也纳公司与迪士尼公司不存在投资关系，也未经迪士尼公司认证授权，其在酒店名称中加入“迪士尼”等字样，不构成商标的合理使用。
(三)违法行为定性
在本案中，维也纳公司的行为是构成《商标法》第五十七条第(一)项规定的“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的”情形，还是构成第五十七条第(二)项规定的“在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的”情形?办案人员对此问题展开讨论。
《商标法》第五十七条第(一)项规定的是“在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标”，维也纳公司旗下酒店提供的服务，与迪士尼公司的迪士尼和迪士尼乐园商标获得核准注册的“供膳寄宿处、饭店”等服务类别相同(第43类)。维也纳公司将“迪士尼”“迪士尼乐园”字样添加到酒店名称中，以“维也纳酒店迪士尼店”“维也纳酒店周浦迪士尼乐园店”作为酒店名称，虽然“迪士尼”“迪士尼乐园”字样的字体外观与迪士尼公司的注册商标完全一致，但酒店名称中主要部分仍然是“维也纳酒店”，与迪士尼商标存在差异，不属于相同商标。
因此，办案机构认为维也纳公司的行为属于《商标法》第五十七条第(二)项规定的在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，容易导致混淆的情形。根据前文所述，维也纳公司的行为容易对消费者造成地理位置和投资主体间关系的混淆误认，但维也纳公司无法提供与迪士尼公司同等的服务，客观上会损害迪士尼商誉，侵犯迪士尼商标专用权。
(四)违法主体认定
本案主体涉及酒店的业主方与管理方，究竟应追究哪一方的责任也成为办案人员需要面对的问题。对此，办案人员有两种不同观点。
一种观点认为应该追究业主方的责任：根据委托代理的法律关系，代理人行为所产生的法律后果应由被代理人承担，本案中业务方为被代理人，维也纳公司是代理人，维也纳公司侵犯迪士尼公司商标权利的行为责任应由业主方承担。
办案机构采用的是第二种观点，即管理方维也纳公司应承担主要责任。通常来说，业主方是被代理人，维也纳公司是代理人，但在实际经营过程中维也纳公司才是起主导作用的。在本案中，从犯意的产生到违法行为的具体实施，均由维也纳公司作出。据了解，是维也纳公司派驻酒店的店长提出在名称中使用“迪士尼”字样的想法，并向维也纳公司提出申请，维也纳公司经过审核后同意店长的申请。业主方在携程网等第三方网站上以侵权名称发布信息，没有制止维也纳公司的违法行为，应负次要责任。
(五)违法经营额计算
服务商标侵权行为中违法经营额的认定，一直是商标侵权案件中的热点难点问题。根据《商标法》第六十条的规定，违法经营额5万元以上的，可以处违法经营额5倍以下的�？睿挥形シň罨蛘呶シň畈蛔�5万元的，可以处25万元以下的罚款。此条规定与旧《商标法实施条例》相比，取消了“非法经营额无法计算的”相关表述，对确定案件的违法经营额提出了更高的要求。参考《商标法实施条例》第七十八条第(五)项“计算商标法第六十条规定的违法经营额，可以考虑下列因素：……(五)侵权人因侵权所产生的营业收入”的规定，服务商标侵权的违法经营额指的是侵权人因侵权所产生的营业收入，因此承办人员需要对侵权行为人的业务进行筛�。殖錾婕扒秩ㄐ形南喙赜凳杖�。
在实际情况中，“没有违法经营额”存在两种情形，一种是在实际中没有发生经营行为，不存在任何经营额，自然也就不存在违法经营额。另一种是客观存在经营收入，但是在经营过程中，侵权行为糅合在合法经营行为中，无法区分出涉及侵权行为的经营收入，若将侵权人的全部收入都视为违法经营额处以�？睿惺Ч省�
在本案中，维也纳公司在酒店名称中实际同时表明了维也纳酒店的主体身份，消费者中存在指定选择维也纳酒店的情况。另外在维也纳公司实施侵权行为以前便有相关住宿协议的客户单位，这一部分营业收入自然与侵权行为无关。由于缺乏直接证据证明维也纳公司因实施侵权行为而获取的营业收入，故推定其没有违法经营额，按照《商标法》第六十条的规定可处25万元以下�？睿酆掀湫形昂蠊钪沾σ�10万元�？�。
(六)关于迪士尼大道店的定性
本案中当事人将一酒店名称变更为“维也纳国际酒店康桥迪士尼大道店”，其中迪士尼大道是由浦东新区地名管理办公室核准的路名(《关于转发上海市地名管理办公室〈关于批准命名迪士尼大道等十条道路的通知〉的通知》)。当事人在酒店名称中使用迪士尼大道属于《商标法》第五十九条第一款规定的合理使用情形。当政府命名“迪士尼大道”后，“迪士尼大道”就成为公共路名。当事人使用“迪士尼大道”字样并不构成对迪士尼注册商标权的侵犯。
由于迪士尼大道长度有限，当事人酒店实际位于秀浦路中，并不在迪士尼大道上，在地理位置上与迪士尼大道没有关系，在排除商标侵权的情况下，当事人的行为构成不正当竞争，办案机构采用行政指导书的方式建议其改正。
